EDIÇÃO N. 24: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 03/10/2014
1) A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Acórdãos
REsp 1114745/RJ,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/09/2010,DJE 21/09/2010REsp 716179/RS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009
2) A marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI - Lei n. 9.279/96) é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial em seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil.
Acórdãos
REsp 1114745/RJ,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/09/2010,DJE 21/09/2010REsp 716179/RS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009
3) O atual conceito de marca de alto renome previsto no art. 125 da LPI é análogo ao antigo conceito de marca notória previsto no art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial - Lei n. 5.772/71.
Acórdãos
REsp 1353531/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/12/2013,DJE 20/03/2014REsp 716179/RS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009
4) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes.
Acórdãos
AgRg no REsp 1046529/RJ,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 24/06/2014,DJE 04/08/2014REsp 1107558/RJ,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,Julgado em 01/10/2013,DJE 06/11/2013
REsp 1315621/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/06/2013,DJE 13/06/2013
REsp 1039011/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/06/2011,DJE 17/06/2011
REsp 1082734/RS,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 03/09/2009,DJE 28/09/2009
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
5) Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.
Acórdãos
REsp 1201981/RJ,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 26/08/2014,DJE 04/09/2014REsp 1373805/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 19/08/2014,DJE 05/09/2014
REsp 1096434/RJ,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 09/11/2010,DJE 17/11/2010
6) O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro.
Acórdãos
REsp 1309665/SP,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 04/09/2014,DJE 15/09/2014REsp 1418171/CE,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 01/04/2014,DJE 10/04/2014
REsp 1353531/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/12/2013,DJE 20/03/2014
REsp 716179/RS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009
REsp 995112/RJ,Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2009,DJE 28/09/2009
Decisões Monocráticas
REsp 1281710/MG,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 08/08/2014,Publicado em 25/08/2014REsp 1154627/PR,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 23/11/2012,Publicado em 03/12/2012
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
7) Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
Acórdãos
REsp 1450143/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 19/08/2014,DJE 02/09/2014REsp 401105/RJ,Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,Julgado em 20/10/2009, DJE 03/11/2009
Decisões Monocráticas
REsp 633592/SP,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 30/11/2010,Publicado em 09/12/2010
8) Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI.
Acórdãos
AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 20/09/2012,DJE 02/10/2012AgRg no REsp 954378/MG,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 14/04/2011,DJE 03/05/2011
REsp 951583/MG,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27/10/2009,DJE 17/11/2009
REsp 658702/RJ,Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, Julgado em 29/06/2006,DJ 21/08/2006
Decisões Monocráticas
AREsp 208656/SP,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 18/12/2013,Publicado em 03/02/2014Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
9) Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome.
Acórdãos
AgRg no REsp 1165653/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/09/2013,DJE 02/10/2013REsp 1162281/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 19/02/2013,DJE 25/02/2013
AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 20/09/2012,DJE 02/10/2012
REsp 716179/RS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009
Decisões Monocráticas
AREsp 208656/SP,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 18/12/2013,Publicado em 03/02/2014REsp 1128591/RJ,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 02/10/2013,Publicado em 15/10/2013
Ag 1281666/GO,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 14/12/2011,Publicado em 16/12/2011
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
10) O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas.
Acórdãos
REsp 1282969/SC,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 21/08/2014,DJE 08/09/2014REsp 1320842/PR,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 01/07/2013
Decisões Monocráticas
REsp 1326835/MA,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 18/03/2014,Publicado em 27/03/2014Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
11) A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI.
Acórdãos
REsp 1281448/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 05/06/2014,DJE 08/09/2014REsp 1184867/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 15/05/2014,DJE 06/06/2014
EDcl no AgRg no AREsp 100985/SP,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 09/10/2012,DJE 16/10/2012
AgRg no CC 115032/MT,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 09/11/2011,DJE 29/11/2011
AgRg no Ag 526187/SP,Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,Julgado em 21/08/2007,DJ 03/09/2007
REsp 325158/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,TERCEIRA TURMA,Julgado em 10/08/2006,DJ 09/10/2006
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
12) Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula n. 143/STJ)
Acórdãos
REsp 1320842/PR,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 01/07/2013REsp 1128676/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/05/2012,DJE 30/05/2012
REsp 555086/RJ,Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, Julgado em 14/12/2004,DJ 28/02/2005
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
13) O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca, na vigência do Código Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, aplicando- se o prazo das ações reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16.
Acórdãos
RCDESP no AgRg no REsp 691474/RS,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 05/12/2013,DJE 13/12/2013AgRg no Ag 854216/GO,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 25/06/2013,DJE 05/08/2013
AgRg no REsp 981004/MG,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/11/2007,DJ 26/11/2007
REsp 418580/SP,Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 11/02/2003,DJ 10/03/2003
Decisões Monocráticas
AREsp 424832/BA,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/03/2014,Publicado em 28/03/2014AREsp 115693/SP,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 10/05/2013,Publicado em 14/05/2013
REsp 330061/SP,Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,Julgado em 08/04/2010,Publicado em 14/04/2010
REsp 691474/RS,Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Julgado em 16/03/2010,Publicado em 19/03/2010
14) A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos retroativos (ex tunc).
Acórdãos
REsp 1080074/RS,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 26/02/2013,DJE 13/03/2013EREsp 964780/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 10/08/2011,DJE 29/08/2011
REsp 330175/PR,Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 18/12/2001,DJ 01/04/2002
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
15) A não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.
Acórdãos
REsp 1387244/DF,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 25/02/2014,DJE 10/03/2014Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
16) Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.
Acórdãos
REsp 1342955/RS,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 18/02/2014,DJE 31/03/2014
17) Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPs.
Acórdãos
AgRg nos EREsp 1211848/RJ,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,Julgado em 14/05/2014,DJE 27/05/2014AgRg no REsp 1105155/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 28/06/2011,DJE 01/08/2011
REsp 642213/RJ,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO,Julgado em 28/04/2010,DJE 02/08/2010
REsp 960728/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/03/2009,DJE 15/04/2009
18) A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido , até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.
Acórdãos
AgRg no REsp 1128660/RJ,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 03/06/2014,DJE 11/06/2014AgRg no REsp 1355115/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 25/06/2013,DJE 01/08/2013
AgRg no REsp 1166499/RJ,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 28/05/2013,DJE 04/06/2013
AgRg no REsp 1359965/RJ,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 16/05/2013,DJE 31/05/2013
AgRg no REsp 677557/RJ,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 18/12/2012,DJE 04/02/2013
AgRg no REsp 1178709/RJ,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 03/05/2012,DJE 11/05/2012
AgRg no REsp 1131808/RJ,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 03/05/2011,DJE 10/05/2011
REsp 1192841/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 16/12/2010,DJE 13/05/2011
Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
- Informativo de Jurisprudência n. 0462, publicado em 11 de fevereiro de 2011.
- Informativo de Jurisprudência n. 0452, publicado em 22 de outubro de 2010.
- Informativo de Jurisprudência n. 0432, publicado em 30 de abril de 2010.
- Informativo de Jurisprudência n. 0420, publicado em 18 de dezembro de 2009.
19) A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.
Acórdãos
REsp 1190341/RJ,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 05/12/2013,DJE 28/02/2014Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):
20) Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.
Acórdãos
REsp 1353531/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/12/2013,DJE 20/03/2014REsp 1034650/RS,Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Julgado em 08/04/2008,DJE 22/04/2008
REsp 964780/SP,Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA,Julgado em 21/08/2007,DJ 24/09/2007
21) A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade.
Acórdãos
REsp 678497/RJ,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 20/02/2014,DJE 17/03/2014
22) O entendimento, extraído do art. 50 da Lei n. 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo diploma legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular.
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